深圳市宏德雨知识产权代理事务所

基本案情

2017年12月7日，瑞安市豪运机械有限公司向温州市知识产权局投诉郭某侵犯其拥有的“三维包装机的传动装置”（专利号为ZL201620913636.X）实用新型专利。2018年11月12日，温州市知识产权局作出行政裁决，认定侵权成立，责令郭某停止生产、销售侵权产品，郭某未提起行政诉讼。2019年7月1日，瑞安市豪运机械有限公司再次向温州市知识产权局投诉郭某生产销售的同类产品侵犯其同一专利权。

2019年9月4日，温州市知识产权局作出行政裁决，认定侵权成立，责令郭某立即停止侵权行为并销毁侵权产品。郭某不服提起行政诉讼。2020年3月24日，浙江省宁波市中级人民法院驳回郭某诉讼请求。郭某在最高人民法院提起上诉后撤诉。2021年2月26日，温州市知识产权局对郭某涉嫌重复侵犯同一专利权的行为予以立案调查，根据相关行政裁决和裁判文书，认定郭某实施的侵权行为构成重复侵权。

郭某重复侵犯瑞安市豪运机械有限公司拥有的“三维包装机的传动装置”（专利号为ZL201620913636.X）专利权的行为，构成《浙江省专利条例》第五十一条规定的重复侵权行为。温州市市场监督管理局根据该条例第四十六条规定，依法责令郭某停止侵权行为，并对其作出罚款6.5万元的行政处罚决定。

一、推选经过和指导意义

该案由浙江省知识产权局向国家知识产权局报送。根据《国家知识产权局关于知识产权行政执法案例指导工作的规定（试行）》，经审核遴选、专家评审、案例指导工作委员会审议，该案例在重复专利侵权行为的认定和规制等方面具有指导意义，可作为备选指导案例。2022年3月，该案例经国家知识产权局局务会审议通过，作为第二批指导案例发布。

本案是对重复专利侵权行为相关规定的适用。重复专利侵权是典型的故意侵权，侵权人主观故意和过错明显，客观上给专利权人造成较大经济损失，对市场公平竞争秩序的破坏程度更大，应该承担更重的法律责任。但是，重复专利侵权行为认定是一个复杂的法律问题，涉及侵权行为的判定、对不同侵权行为的对比等，有时还需识破实际侵权人更换“马甲”的假象。

现行《中华人民共和国专利法》《专利法实施细则》对重复专利侵权行为未作规定。部门规章《专利行政执法办法》第二十条规定，对于重复侵权行为，管理专利工作的部门可以依请求直接作出责令立即停止侵权行为的处理决定。目前，北京、天津、河北、浙江、福建、河南、湖北、广东、重庆、四川、贵州、新疆等省（自治区、直辖市）在地方性法规中，明确规定对于重复专利侵权行为可以给予行政处罚。

该指导案例准确适用地方性法规，明确了重复专利侵权的认定标准和行政处罚程序。对于行政裁决或者司法裁判生效后被请求人未停止侵权行为，持续或再次侵犯同一专利权的情形，可以适用重复专利侵权行为的规定予以规制，即管理专利工作的部门对当事人再次侵犯同一专利权作出行政裁决后，负责专利执法的部门可根据地方性法规对重复专利侵权行为作出行政处罚。该指导案例有效保护了权利人的创新积极性，有助于维护市场竞争秩序，同时体现了地方性法规在我国正式法律渊源中的重要作用，对于进一步健全和完善我国专利法律制度具有重要意义。　　

二、案件要点的解读与说明

该指导案例的案件要点为：对于行为人侵犯他人专利权，在行政裁决或者司法裁判生效后未停止侵权行为，就同一专利权持续或者再次实施侵权行为的，可以依据地方性法规直接认定为重复侵权行为并给予行政处罚。通常情况下，在认定重复专利侵权时，一般需要考虑以下几方面因素。

（一）地方性法规有关重复专利侵权的规定

我国的正式法律渊源包括宪法、法律、行政法规、地方性法规和行政规章等。《中华人民共和国立法法》第七十二条规定，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。《中华人民共和国立法法》第七十三条第二款规定，除该法第八条规定的事项外，其他事项国家尚未制定法律或者行政法规的，省、自治区、直辖市和设区的市、自治州根据本地方的具体情况和实际需要，可以先制定地方性法规。《中华人民共和国行政处罚法》第十二条规定，地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。

根据上述规定，在《中华人民共和国专利法》《专利法实施细则》没有就重复专利侵权行为作出明确规定的情况下，地方性法规可以对重复专利侵权行为的认定和处罚作出规定。例如《浙江省专利条例》第五十一条规定，本条例所称的重复侵权，是指同一侵权人经人民法院或者专利行政部门依法认定侵犯他人专利权并作出裁决或者处理决定后，再次侵犯同一专利权的行为。《浙江省专利条例》第四十六条规定，有本条例第二十二条第一款规定的重复侵权行为的，由专利行政部门责令侵权人停止侵权，没收违法所得，并可以处违法所得二倍以上四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款。

（二）前行为与后行为相关要素的判断

如果前行为（或称首次侵权行为）与后行为的侵权主体相同，可结合案情将后行为认定为重复专利侵权。如果前行为与后行为的侵权主体不同，但实际控制人相同或者实际控制人存在特定关系，或者前行为与后行为的侵权主体存在公司法意义上的法人人格混同或者其他关联关系，也存在可将后行为认定为重复专利侵权的可能性，需要结合案情具体判断。

现行《中华人民共和国专利法》规定了五种应予规制的侵权行为，即制造、使用、许诺销售、销售、进口。在前行为和后行为均属于未经专利权人许可实施其专利的侵权行为的情况下，侵权人具有主观故意，认定为重复专利侵权时无须考虑具体行为类型。例如，前行为涉及制造、销售专利产品，后行为涉及使用该专利产品，仍可将后行为认定为重复专利侵权。

（三）关于重复专利侵权行为起算时间的认定

《国家知识产权局关于重复专利侵权行为相关问题的批复（国知发保函字〔2021〕133号）》指出，首次侵权行为法院强制执行程序终结之时，或权利人申请法院强制执行期限届满之日，可认定为首次侵权行为相关的行政及司法程序结束的时间，其后发生的侵权行为即属于重复侵权行为。

对专利侵权纠纷行政裁决案件，《中华人民共和国行政强制法》第五十三条规定，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行。最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国行政诉讼法＞的解释》（法释〔2018〕1号）第一百五十八条规定，行政机关根据法律的授权对平等主体之间民事争议作出裁决后，当事人在法定期限内不起诉又不履行，作出裁决的行政机关在申请执行的期限内未申请人民法院强制执行的，生效行政裁决确定的权利人或者其继承人、权利承受人在六个月内可以申请人民法院强制执行。对于专利侵权民事案件，《民事诉讼法》规定“申请执行的期间为二年”。管理专利工作的部门或权利人在上述法定期间内申请人民法院强制执行，人民法院执行程序终结，或者权利人未在法定期限内申请法院强制执行，即可认定为首次侵权行为相关的法律程序结束。

该案中，温州市知识产权局于2018年11月12日作出行政裁决，责令郭某停止生产、销售侵权产品。其后，郭某没有自行政裁决作出之日起十五日之内提起行政诉讼，也未履行行政决定。2019年7月1日，瑞安市豪运机械有限公司再次向温州市知识产权局投诉郭某生产销售的同类产品侵犯其同一专利权。按照《中华人民共和国行政强制法》《关于适用＜中华人民共和国行政诉讼法＞的解释（法释〔2018〕1号）》相关规定，此时已超出了首次侵权行为相关的法律程序结束的时间。2019年9月4日，温州市知识产权局作出行政裁决。其后郭某提起行政诉讼，一审判决驳回郭某诉讼请求。在郭某提起上诉又撤诉后，一审判决生效。据此，温州市知识产权局根据有关行政裁决和生效判决，认定郭某构成重复专利侵权行为，并由温州市市场监督管理局对其作出行政处罚，罚款6.5万元。

该案是对《中华人民共和国专利法》《专利法实施细则》，特别是地方性法规有关重复专利侵权行为认定和处罚的具体适用，对重复专利侵权行为形成了有力打击并对其规制形成示范效应，可以更好地维护专利权人的合法权益，有利于营造更加良好的营商环境和创新环境。